Vertrags-Desk

Kooperations-, Lizenz-, Franchise- und Distributionsverträge

Über unser Vertragsdesk bieten wir Ihnen Beratung und Gestaltung von Verträgen im Zusammenhang mit Entwicklung, Schutz und Kommerzialisierung von geistigem Eigentum an.

Bei Kooperationsverträgen Forschung und Entwicklung geht es um die Regelung der technischen Kooperation bei der Entwicklung neuer Produkte und des Eigentums an den Entwicklungsergebnissen und allfälligen Patenten. Einerseits gilt es dabei sicherzustellen, dass Experten- und Erfahrungswissen, das in die Entwicklungsergebnisse und allfälige Schutzrechte einfliesst, weiterhin von den jeweiligen Urhebern ungehindert verwendet werden kann. Andererseits ist zentral, dass Klarheit darüber herrscht, welche gemeinsamen Entwicklungsergebnisse dem Auftraggeber und welche dem Entwickler, z.B. (Fach-) Hochschule zustehen. Probleme gibt es in der Praxis häufig auch dann, wenn der Zulieferer oder Formenbauer gratis oder zu untersetzten Beträgen, unter Umständen im Rahmen einer Offertstellung, für den Auftraggeber entwickelt und nicht festgehalten wird, wie lange der Auftraggeber als Abnehmer der Zulieferprodukte gebunden bleibt.

Lizenzverträge müssen win-win gestaltet werden, sonst haben sie ein kurzes Leben und der Ärger ist vorprogrammiert. Bei der Vertragsgestaltung ist darauf zu achten, dass die Risiken derjenigen Partei auferlegt werden, welche sie besser beherrschen kann. Beispielsweise kann dieser Grundsatz bei den Vertragspunkten "Verletzung des lizenzierten Patents durch Dritte ("unlizenzierte Konkurrenz") oder "Verletzung älterer, bisher nicht bekannter Patente von Drittparteien" Hilfestellung bieten, wenn verhandelt wird, welche Partei das Recht oder die Pflicht hat, eine Klage vor einem zuständigen Gericht einzureichen. Für die Bestimmung der Höhe der Royalty Rate kann auf unsere Erfahrung, professionelle Datenbanken und teilweise auf Gerichtsurteile zurückgegriffen werden.

Bei Franchise-Verträgen ist aus rechtlicher Sicht die Einräumung eines Immaterialgüterrechts zentral. Meistens handelt es sich um die Marke,  teilweise in Kombination mit anderen Schutzrechten (Patente, Design, Urheberrechten). Ïm Unterschied zu Lizenzverträgen wird beim Franchising ein Geschäftskonzept lizenziert, z.B. wie eine Geschäftsidee unter einem einheitlichen Marktauftritt möglichst rasch multipliziert («Hebel») und geographisch expandiert werden kann. Zentral ist in allen Fällen ein einheitliches Ausbildungs- und Schulungskonzept. Bekannte Beispiele sind McDonald's, Starbucks, Coiffeur- und Kosmetikketten usw. Franchise-Systeme gibt es auch im technischen Bereich, etwa bei der Anwendung von Bau- oder Karosserieausbesserungsprodukten.

Bei Distributionsverträgen werden keine Immaterialgüterrechte lizenziert. Der Distributor kauft vom Hersteller Waren, die möglicherweise patentrechtlich geschützt sind. Rechtlich ist das aber häufig nicht von Bedeutung, da die Patentrechte mit dem Inverkehrbringen der Ware (Verkauf an den Distributor oder Importeur) erschöpfen, d.h. vom Distributor nicht mehr geltend gemacht werden können. Auch ohne Patentschutz geht es dem Distributor in den allermeisten Fällen um Exklusivität als Gegenleistung für den Marktaufbau, wofür er in aller Regel hohe Investitionen tätigen muss. Die Exklusivität muss daher ohne Patentschutz, d.h. rein vertraglich, sicher gestellt werden. Zu denken ist etwa an ein Exportverbot zulasten eines Nachbardistributors in einen anderen geographischen Markt, damit die Exklusivität im eigenen Markt nicht durch unkontrollierte Verkäufe aus dem anderen Markt unterminiert wird. An diesem Punkt kommt das Wettbewerbsrecht ins Spiel, welches die vertragliche Gestaltungsfreiheit zum Teil empfindlich einschränkt. Beispielsweise ist es nur zulässig, aktive Werbemassnahmen eines Nachbardistributors im möglichst exklusiv zu schützenden Distributionsmarkt zu unterbinden, nicht aber passive Verkäufe an Abnehmer aus diesem Markt. Bei Umgehung der wettbewerbsrechtlichen Regeln drohen hohe Bussen.

Ansprechpersonen

 

Dr. Martin Schneider

Dr. iur. HSG
(Universität St. Gallen)

 

 

Dr. Raphael Nusser

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt

 

 

 

 

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